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2012年赴美国马歇尔法学院代表团培训及考察报告
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发布时间: 2013-01-16   浏览量:
    经国家知识产权局批准,中华全国专利代理人协会代表团于2012年9月11日至9月27日赴美国约翰﹒马歇尔法学院(John Marshall law school)参加了“美国专利法及实务”培训班。代表团团长由中华全国专利代理人协会常务理事、重庆市恒信知识产权代理有限公司总经理刘小红担任,代表团成员分别来自北京市柳沈律师事务所、中国国际贸易促进委员会专利商标事务所、中国专利代理(香港)有限公司、上海专利商标事务所有限公司、隆天国际知识产权代理有限公司、北京戈程知识产权代理有限公司、中咨律师事务所、永新专利商标代理有限公司、北京铭硕知识产权代理有限公司、北京润平知识产权代理有限公司、北京三聚阳光知识产权代理有限公司、西安智邦专利商标代理有限公司、重庆恒信知识产权代理有限公司、深圳鼎合成知识产权代理有限公司和深圳科技华烽知识产权事务所,共计28名。
    一、约翰 马歇尔法学院学习
    代表团于北京时间9月10日启程。从9月11日起,约翰﹒马歇尔法学院的“美国专利法及实务”培训正式开始,代表团成员接受美国法学院教授和事务所资深律师的经典案例式教育,从美国法律框架、联邦法院系统以及美国专利法概况开始,比较全面地学习美国的专利法律与实务。为了达到最好的培训效果,法学院的“中国知识产权资源中心”为此精心安排了授课老师和授课内容,量身订做培训课程,并布置了专门的教室进行教学活动。每位学员还得到了能够进出法学院图书馆等各种设施的门卡,分享法学院的各项资源。对于已经参加工作许久的代表团成员而言,从回学生的状态让人觉得久违的亲切。
    正式上课之前,“中国知识产权资源中心”的李汪引蘭女士特别致辞,她提到约翰·马歇尔法学院与中国专利代理行业的渊源颇深,近二十年来有着广泛和深入的交流,该校的“中国知识产权资源中心”作为全美首座中国知识产权资源中心在2011年8月23日正式成立,代表团成员是中心正式成立以来的第二批中国留学学生。李汪引蘭女士祝愿代表团成员能够在中心的帮助下顺利地完成在芝加哥的学习。
    学习主要内容:
    1 、介绍美国法律框架(与专利法相关)、联邦法院系统以及美国专利商标局美国专利法概况。重点学习了与专利法相关的联邦法律系统。从美国宪法以及美国法典的源头开始梳理美国专利体系,更好地了解了在大洋彼岸的这个国度,专利事务是如何在立法、行政和司法三权分立制度下得以运转的。在详细了解了国会、USPTO和法院的各种职能之后,学员们对美国专利法修改这一美国专利业界的当下最大热点有了更深入的理解。同时,有不少代表团成员结合自己的工作实践提出了相应的问题,很多涉及ITC 337调查与联邦法院的审判之间的比较与关联的问题都得到了老师的详细解答。有趣的是,授课老师还向代表团成员介绍了林肯总统获得的第6469号美国专利,该专利使林肯成为迄今为止唯一的曾经拥有专利权的美国总统。这也看出,在一个专利制度发展相对长远的国家里面,专利权并不仅是一个专业的技术研发人员才了解的话题,而是任何一个贡献才智的发明人想要拥有的知识产权。
    2 、可获得专利保护的条件(非显而易见性、说明书撰写、最佳模式等)、再审和上诉等。来自Loeb & Loeb LLP的律师Adam Kelly先生讲解了 可获得专利保护的条件(非显而易见性、说明书撰写、最佳模式等)、再审和上诉等。Kelly先生结合实际案例深入浅出地说明了美国专利法有关可获得专利保护条件的规定,简要介绍了再审和上诉程序。Kelly先生特别指出新专利法中有关新颖性和最佳模式规定的改变,并介绍了美国专利实践中对于“所属技术领域普通技术人员”的认定以及“非显而易见性”的考虑要素。Kelly先生的讲授风趣幽默,代表团成员毫无拘束地提问和讨论。特别就KSR案之后最新的关于显而易见性判断的审查标准和上诉程序,代表团成员询问了应该如何答复应对,Kelly先生同样以其风趣幽默的方式进行了回答。课堂上笑声不断,气氛自由轻松。
    3 、软件/商业方法专利,包括法定保护主体、软件/商业方法权利要求的撰写、可接收的权利要求类型、计算机相关发明的审查指南等。来自Neal Gerber Eisenberg LLP的资深律师Jim Muraff先生讲授了 软件/商业方法专利,包括法定保护主体、软件/商业方法权利要求的撰写、可接收的权利要求类型、计算机相关发明的审查指南等。由于中国专利法与美国专利法实践的不同,软件/商业方法专利对于中国代表团成员而言不易理解。Muraff先生按照时间先后顺序,引用了大量案例,具体讲解了软件/商业方法专利案件的审理结果及其对专利申请文件撰写的影响,特别说明了软件专利中的权利要求格式-Beauregard权利要求。代表团成员认真听讲,遇到不解之处主动提问,纷纷表示Muraff先生的介绍解答了对于美国专利申请文件的权利要求撰写格式等问题的不解,认识到处理此类专利应特别注意的问题。
    4 、美国专利撰写和审查实践。约翰·马歇尔法学院中国知识产权资源中心的执行主任袁丹吉先生讲授了 美国专利撰写和审查实践。袁老师首先从撰写美国专利申请文件时应注意的问题、如何答复审查意见和分案通知、如何避免不必要的拒绝和驳回、以及如何避免不必要的费用等几个方面,结合示例进行了详细讲解,还简要介绍了美国新专利法案的生效时间。此外,袁老师还就美国专利实践中的继续申请、分案申请、部分继续申请、继续审查申请和再颁专利制度等学员关心的问题进行了讲解,在美国,申请人有可能通过各种延续申请的方式来基于一件原始申请在不同时期提出多件继续申请,这些申请有时会构成一个非常庞大的专利族(family),老师详细讲解了各种继续申请的要求以及涉及new matter的注意事项。此外,袁老师还介绍了美国专利申请的再颁和复审程序,比较了二者之间的区别。此外,袁老师还针对新颖性问题进行了详细的讲解,新颖性涉及专利法中的102条款,美国专利法之前一直沿用的是先发明制,相应地在涉及新颖性的102条款中就体现出很多独有的特色,这些特色理解起来并不容易。老师在详细讲解了专利法修改之前的新颖性条款之后,特别针对即将生效的新专利法中涉及新颖性的条款(即修改为“发明人的先申请制”)作了对应的介绍。最后,老师介绍了美国专利中的“发明权”问题,在美国的专利法中明确规定了所有权始于发明人地位,因此,发明人的重要性在美国专利申请中非比寻常,涉及“发明权”转让等问题也是不少中国企业向美国申请专利时碰到的共性问题。这些内容与代表团成员的工作紧密相关,代表团成员不断提问,袁丹吉先生耐心细致地回答代表团成员的提问,课堂气氛十分热烈,大家都感到意犹未尽,原定半天的课程延长到一天,甚至课后代表团成员还继续与袁丹吉先生展开讨论,纷纷表示获益非浅。
    5 、涉及专利诉讼的几个相关问题。 授课老师首先结合Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. 案例说明了等同原则的限制和禁止反悔原则的适用情况,这部分的司法实践与中国的实际情况有很多可对照之处,而美国判例法的特点能够帮助代表团成员了解相关原则在美国被确立时的来龙去脉。接着,老师详细讲解了美国专利保护期限的特殊规定,并特别介绍了保护期限的延长对生物制药公司的巨大影响,他结合自己在律师事务所的切身经历,生动地描述了事务所在为了针对保护期限这个问题为制药公司客户争取利益时,将投入怎样巨大的人力,付出多么繁杂的劳动,而事务所的这些投入又最终帮助客户获取了多么可观的经济利益。老师介绍的这些内容都是书本上无法得到的生动故事,也都是体现专利律师执业特色和服务价值的小小示例。最后,老师结合Netac Technology Co., Ltd. v. PNY Techs., Inc.案例介绍了美国司法实践中的专利侵权和专利权实施问题,详细说明了侵权诉讼中的一些关键环节。值得一提的是,老师采用的上述案例中的原告Netac Technology Co., Ltd.是首个在美国提起专利权诉讼以保护自己利益的中国企业,通过老师的详细介绍,代表团成员了解到原告公司在马克曼程序中就很多关键术语的解释问题得到了法官的支持,相信双方最后的和解内容是一个让朗科公司满意的结果。
    6 、美国专利侵权的认定。USG公司的首席知识产权顾问Philip T. Petti先生讲授了“Introduction to Patent Infringement in U.S”。Petti先生结合简单易懂的示例和典型案例,具体讲解了侵权类型(直接侵权和间接侵权)、如何认定侵权(内部(intrinsic)证据和外部(extrinsic)证据)、权利要求的解释、等同原则以及禁止反悔(estoppel)。Petti先生对美国专利侵权认定的介绍使代表团成员进一步认识到专利文件和审查历史的重要性、等同原则的适用等,代表团成员积极提问并热烈讨论了国内向美国申请专利事务、专利文件的撰写以及答复审查意见等,从多个方面阐述了自己的心得以及在未来工作中需要注意的问题。 
    二、访问联邦地区法院、事务所、美国国际贸易委员会(ITC)、美国专利商标局等
    在芝加哥学习期间,代表团访问了位于当地的联邦地区法院。团员认真聆听了开庭前的准备听证程序,对美国的庭前程序有了感性的认识。之后,针对大家关注的问题,联邦地区法院的华裔法官进行了详细地解答。
    代表团还访问两家在知识产权界非常知名或在某些领域颇具影响力的律师事务所。在走访各个事务所的过程中,每家事务所均精心准备主题发言,特别是就大家关注的美国专利法改革法案进行了进一步的分析、介绍,特别是谈到美国专利代理行业对于该法案的看法,其中也不乏对一些可能的问题表示了担忧。
    结束芝加哥的学习培训后,代表团赴华盛顿进行了一系列访问活动。代表团访问了美国 国际贸易委员会(ITC)。美国国际贸易委员会是一个独立的、非党派性质的、准司法联邦机构,其前身为1916年创建的美国关税委员会。国际贸易委员会的职责范围包括:判定美国内行业是否因外国产品的倾销或补贴而受到损害;判定进口对美国内行业部门的影响;对某些不公平贸易措施,如对专利、商标或版权的侵权行为,采取应对措施;对贸易和关税问题进行研究;就贸易与关税问题向总统、国会和其它政府机构提供技术性信息和建议。美国国际贸易委员会的两位主任热情地接待了代表团,对美国国际贸易委员会的职责、流程进行了细致、认真的讲解,并回答了团员的各种疑问。
    在华盛顿期间,代表团还利用休息时间自行参观了美国专利商标局。团员集体参观了专利商标局的展示大厅、礼品陈列室,团员参加了专利商标局的检索体验,部分团员还饶有兴趣地参加了专利商标局的检索培训课程。
    三、收获和建议
    1、约翰·马歇尔法学院的学习就在大家满载收获之后悄然结束了,代表团成员虽然也做了不少美国专利申请案件,但大多涉及申请和审查程序,很少涉及到授权后程序和诉讼程序,并且由于美国案例法实践与国内法律体系不同,因此对于美国法律制度的具体运行情况和规定,以及为什么这么规定多有不惑。各位教授和律师的讲授开阔了代表团成员的眼界,成员认识到授权后程序和诉讼程序的复杂性、以及申请文件准备和审查程序对于这些后续程序的重要性。此外,恰逢美国新专利法的通过,各位教授和律师的讲授都涉及到专利法修改,特别涉及到先申请(first inventor to file)、新颖性和授权后程序等方面的修改。这些内容与代表团成员的工作紧密相关,成员们纷纷表示这些内容对于自己的工作的帮助非常大。
    2、对于第一次来到芝加哥的代表团成员而言,这座城市的高楼林立是最直观的冲击,袁丹吉教授介绍说电影——变形金刚就是在这座城市的街道拍摄的。在学习期间,代表团成员见到了很多有丰富执业经验的老师,他们工作的法律事务所也都在这擎天柱打斗过的楼宇间,让人觉得非常有意思。走在芝加哥的街道上,能看到各色人种,其中,不乏在这里学习工作的中国年轻人,而法学院的“中国知识产权资源中心”的很多工作人员都来自华人世界,他们在美国学习法律,做律师,教书做研究,却又因此建立起与中国知识产权界的不解之缘,在中心可以看到中国知识产权界与法学院之间的频繁合作和紧密关系,代表团成员的学习之旅也是这种合作的一部分。美国和中国是相隔迢迢万里的两个国家,而代表团成员看到在“中国知识产权资源中心”的各位老师的努力下,两国专利行业之间的沟通已变得明晰可行。
    3、本次活动由中华全国专利代理人协会组织的第三次赴美培训代表团,得到国内多家代理机构的热烈响应和大力支持。该活动给予专利代理人一个良好的平台,不仅了解了美国的法律体系、专利制度,而且搭建了与美国专利代理律师们交流、沟通的平台。在交流活动期间,也介绍了中国专利制度、中华全国专利代理人协会,展示了中国专利代理人员的风采,对于促进中美两国专利代理的交流起到积极的意义。在本次赴美活动之前,为了提高学员在美国的学习质量和效率,减轻由于语言不同所带来的障碍,协会还在国内安排了两日半的培训课程(中文),邀请了曾经在美国工作、学习过且对美国的法律制度、专利法体系有着深入理解的中国老师授课,受到团员们的好评。
    4 本次“美国专利法及实务”培训讲师主要是约翰·马歇尔法学院的教授、专利事务所的资深律师等,已经基本上满足了学员从理论知识到实践经验的要求。但是,从知识来源的多元化和系统性角度出发,建议邀请美国联邦法院的法官、专利商标局审查员、美国企业知识产权部门负责人担任培训讲师。
    5 本次代表团有幸参加了美国联邦地区法院的庭前准备听证程序,但听证的案件都与专利案件无关,而且并非真正的法院庭审,建议增加专利诉讼案件的庭审程序;同时,建议日程中正式安排访问美国联邦最高法院和美国专利商标局的内容。

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